Frisby y su lucha por el mal uso de su marca de pollos en España: detalles y futuro del litigio

La cadena colombiana de restaurantes Frisby S.A. BIC ha denunciado el uso no autorizado de su marca en España. Una empresa española, que opera bajo el nombre "Frisby España", ha utilizado elementos distintivos de la marca colombiana, incluyendo su logotipo y mascota, para promocionar supuestas franquicias y oportunidades de inversión en Europa.

Frisby S.A. BIC ha aclarado que no ha iniciado ni autorizado ningún proceso de expansión, comercialización ni inversión bajo su marca en España ni en otros países de la Unión Europea. Además, ha advertido sobre posibles fraudes relacionados con falsas oportunidades de inversión y franquicias.

Por su parte, la empresa española afirma ser el titular exclusivo y legalmente registrado de la marca FRISBY en la Unión Europea, conforme a la legislación vigente en materia de propiedad industrial (EUIPO). Asegura que su operación ha sido establecida de forma legítima y transparente, y que es totalmente independiente, sin vínculo corporativo con Frisby S.A. BIC.

Implicaciones legales

El conflicto plantea interrogantes sobre la protección internacional de marcas latinoamericanas y cómo el proceso de registro en distintas jurisdicciones puede abrir la puerta a disputas legales y de reputación.

Aunque Frisby es una marca notoria en Colombia, reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio, su protección en Europa depende de registros específicos en esa jurisdicción.

La empresa colombiana ha anunciado que tomará acciones legales para proteger su identidad y los derechos adquiridos en Colombia. Sin embargo, la empresa española continúa con sus planes de expansión, anunciando la apertura de su primer punto de venta en los próximos meses y la venta de franquicias en Europa.

Litigio en Europa

Para preservar los derechos de la marca Frisby en Europa, varios abogados detallaron que acciones pueden seguir los dueños de la marca en Europa.  

Revisión de registros de marca: Verificar el estado actual del registro de la marca FRISBY en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y evaluar la posibilidad de presentar oposiciones o solicitudes de nulidad si se identifican irregularidades.

Acciones legales por infracción: Evaluar la viabilidad de iniciar acciones legales por infracción de marca y competencia desleal en los tribunales europeos, argumentando la notoriedad de la marca en Colombia y la posible confusión en el mercado.

Registro internacional de marca: considerar la inscripción de la marca Frisby en el sistema de Madrid, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para obtener protección en múltiples países mediante una única solicitud.

Medidas cautelares: Solicitar medidas cautelares para impedir el uso continuado de la marca por parte de terceros no autorizados mientras se resuelve el litigio.

Posibles escenarios

A futuro, el litigio por la marca Frisby entre Colombia y España podría tener varios escenarios posibles, dependiendo de las acciones legales emprendidas, los registros de marca existentes y las decisiones judiciales o administrativas en la Unión Europea. Estos son los caminos más probables:

Si los abogados de Frisby S.A. BIC logran demostrar ante la EUIPO o ante tribunales europeos que la marca colombiana es notoriamente conocida, incluso fuera de Colombia. El registro en Europa se hizo de mala fe, para aprovechar el prestigio de la marca sin autorización.

El uso actual genera riesgo de confusión, aprovechamiento indebido o dilución de su identidad comercial.
Entonces podría ordenarse la nulidad del registro europeo, y Frisby Colombia recuperaría el derecho exclusivo sobre el nombre en la Unión Europea.

Si la empresa española logró registrar la marca de forma legal y sin oposición en los plazos establecidos, es posible que:

Se mantenga el registro en la UE. Ambas empresas deban limitar su actividad a sus respectivas jurisdicciones. Se acuerde una coexistencia negociada, por medio de un contrato de licenciamiento o delimitación territorial (por ejemplo, la empresa española opera solo en Europa y la colombiana en América Latina).

Esto permitiría evitar litigios largos, aunque podría implicar una pérdida parcial de control de la marca para la compañía colombiana.

La empresa colombiana pierde definitivamente los derechos en Europa Si no se logra probar notoriedad internacional, mala fe, ni riesgo de confusión, y si el registro europeo está en regla: El litigio podría cerrarse a favor de la empresa española.

Entonces Frisby S.A. BIC tendría que renunciar a operar bajo ese nombre en Europa, lo que afectaría su expansión internacional que tendría prevista a futuro.

Podría optar luego por otro nombre para operar fuera de América Latina. Esto representaría un golpe reputacional y estratégico para la marca original.

Arreglo extrajudicial o compraventa de la marca es otro camino alternativo es que las partes negocien directamente, precisa otro abogado consultado.

“Frisby S.A. BIC podría comprar el registro europeo a la empresa española. O, al contrario, permitirle operar a cambio de una licencia o pago de regalías”, conceptúa otro jurista consultado.

Esto evitaría mayores costos legales, aunque dependería de la voluntad de ambas partes y del reconocimiento de las implicaciones comerciales.

Lo cierto es que el litigio apenas comienza por una esforzada marca colombiana producto del trabajo de años de sus dueños locales que terceros quieren aprovechar.